Gérard Haas, Avocat fondateur du cabinet HAAS AVOCATS, répond à nos questions

 

Natalia est heureuse d’avoir trouvé un nom pour son entreprise ; elle décide d’effectuer elle-même les vérifications nécessaires pour être sûr que personne ne l’a pas déjà pris. En parcourant le portail internet de l’INPI*, utilisant les outils proposés en libre-service, Natalia ne découvre aucun nom commercial ou nom de marque identique au sien. Est-ce suffisant pour procéder au dépôt de la marque ?

Cyril s’est lancé, il y a quelques années, dans la fabrication du miel, et cela se passe plutôt bien ! Sa notoriété grandissante, il prépare son premier salon professionnel. Sauf qu’un de ses amis, en cherchant sa page Facebook, est tombé sur une page concurrente avec quasiment le même nom commercial — et nom de domaine. Une recherche rapide révèle que ce concurrent avait créé sa page seulement quelques mois avant Cyril. Aucun des deux n’a déposé la marque. Quelles sont les options dont Cyril dispose, pour éviter tout litige ?

Antoine a repris l’entreprise familiale cette année après dix ans de cogérance avec sa mère, qui a elle-même créé la société dans les années 50. Leur nom commercial — le nom de la société — n’a jamais été déposé. Il dit : « Apparemment le nom a été refusé à l’époque, à cause de la nature « nom commun » du mot. Mais depuis ce temps là — plus de 60 ans — on l’utilise quand même. Pensez-vous que nous risquons de le perdre un jour ? »

Des expériences communes à bon nombre d’entrepreneurs — cela vous rappelle quelque chose ? Alors, lisez la suite ! Nous avons posé 3 questions essentielles à Gérard Haas, Avocat fondateur du cabinet HAAS AVOCATS, spécialiste dans le domaine de la propriété intellectuelle :

No Drama : Aujourd’hui, le nombre de sites internet dépasse largement le nombre de marques déposées. L’utilisation de ces adresses internet semble être sans contrainte. L’achat d’un nom de domaine est-il pour autant suffisant pour assurer juridiquement le nom de son entreprise ?

Gérard Haas : Non et ce, au moins pour deux ou trois raisons.

En premier lieu et à l’exception des noms de domaine génériques (exemple : reservation-hotels.com pour des services de réservation d’hôtels), il convient de s’assurer que le nom de domaine choisi ne porte pas atteinte aux droits antérieurs d’un tiers sur un signe distinctif identique ou similaire détenu par un tiers. Comme le cas de Natalia cité en préambule, vous devez toujours mené des recherches d’antériorités approfondies, notamment en matière de marques.

Gérard HAAS

En second lieu, les noms de domaine, souvent qualifiés d’enseignes numériques, ne protègent leur titulaire que si deux conditions sont réunies :

1) le nom de domaine doit être distinctif et pas simplement générique ni distinctif des produits, services ou activités proposés sur le site Internet.

2) le nom de domaine doit être exploité. Cette deuxième condition peut poser difficulté : Sophie réserve des noms de domaine pour ouvrir son site de vente en ligne de chaussures le 1er avril 2017 en vue du lancement de son site le 1er juin 2017. Si le 1er mai 2017, par le plus grand des hasards, un tiers dépose le nom de son site à titre de marque, ce tiers aura des droits antérieurs à elle et pourra s’opposer au lancement de son site. Elle ne pourra nullement se prévaloir de la réservation antérieure de ces noms de domaine.

C’est là une grande différence entre la marque qui protège son déposant dès la date de son dépôt du nom de domaine qui ne protège son titulaire, non pas dès sa date de réservation, mais qu’à partir de sa date d’exploitation effective.

En troisième lieu, les noms de domaine n’offrent pas le même niveau de protection que les marques. Les marques permettent notamment d’avoir recours à des procédures extra-judiciaires spécifiques (auxquelles n’ont pas accès les titulaires de noms de domaine) permettant de s’opposer à l’enregistrement de marques (par exemple, devant l’INPI pour les marques françaises ou l’EUIPO pour les marques européenne) ou à la réservation et l’exploitation abusive de noms de domaine (procédure Syreli devant l’AFNIC ou UDRP devant l’OMPI). Enfin, une marque européenne protège son titulaire dans les 28 pays de l’Union Européenne, et ce même si le site n’est accessible qu’en langue anglaise ou française par exemple. A contrario, un nom de domaine exploité en langue française ou anglaise ne pourra pas s’opposer à l’exploitation d’un nom de domaine identique en Italie par exemple, sauf à démontrer que ce site jouit d’une clientèle effective, stable et importante dans ce pays.

ND : Une entreprise utilise un nom commercial depuis plus que 10 ans, sans l’avoir déposé. Cette société est-elle à l’abri de la perte (ou le vol) de son nom ?

GH : Une société qui utilise un nom commercial depuis plus de 10 ans, sauf cas exceptionnel, commence à être à l’abri de la perte de son nom, dès lors que différents délais de prescription et forclusion doivent jouer leur œuvre. En revanche, si l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement, il n’en demeure pas moins que ce même article prévoit tout de même que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le propriétaire de la marque peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. En outre, sauf à ce que le nom commercial soit connu sur l’ensemble du territoire national, l’entreprise qui exploite ce nom commercial depuis plus de 10 ans ne pourra pas s’opposer à ce qu’un tiers dépose son nom à titre de marque et en fasse exploitation sur l’ensemble du territoire national.

Comme les noms de domaine, les noms commerciaux et enseignes n’offrent aux entreprises qu’une protection toute relative et il est primordial de déposer ces noms de domaine, noms commerciaux et enseignes pour jouir d’une protection pleine et efficace.

ND : Le nom de domaine internet que je voudrais utiliser n’est pas disponible, mais ce nom n’est pas utilisé non plus — en tout cas, il n’y a pas de site internet actif. Peut-on acheter le domaine à la personne (ou la société) à qui il appartient sans risques ?

GH : Cela rejoint la première question. Un nom de domaine qui n’est pas exploité n’offre pas de véritable protection à son titulaire. Il convient donc de vérifier que ce nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits qu’auraient des tiers sur un nom identique ou similaire déposé à titre de marque ou exploité dans la vie des affaires en tant que dénomination sociale, nom de domaine, nom commercial ou enseigne connus sur l’ensemble du territoire national pour désigner une activité, des produits ou des services identiques à ceux que l’entreprise projette de proposer sur le site Internet accessible via le nom de domaine qu’elle rachète.

Si ces recherches d’antériorités ne révèlent pas de risque majeur, il convient de déposer le nom racheté simultanément à l’acte d’acquisition pour éviter qu’un tiers ne dépose une marque avant la mise en exploitation du site.

En conclusion, l’articulation du droit des marques, des noms de domaine, des dénominations sociales, des noms commerciaux et des enseignes recèle une multitudes d’astuces et de pièges à connaître pour gérer au mieux les actifs incorporels qui constituent le signe de ralliement de la clientèle de tout entreprise. A la différence des anglo-saxons, nos acteurs économiques négligent souvent la valeur et le pouvoir que peuvent représenter les marques.

*Institut National de la Propriété Intellectuelle

 

HAAS AVOCATS conseille les entreprises, les institutions publiques ou privées et leurs dirigeants sur les conséquences juridiques de leurs décisions et de leurs modes de gestion des risques dans le domaine de la propriété intellectuelle, du droit des nouvelles technologies, de l’information et de la communication et du droit des affaires.
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Merci à Maître HAAS et à son équipe !